Minha marca já foi registrada por outro, e agora?

Uma das dúvidas mais comuns quando se trata de registro de marcas é o que fazer no caso de indisponibilidade do nome da minha marca. Hoje falaremos sobre estratégias que podem ser adotadas nessas situações.

A marca que eu uso já foi registrada por outro

Uma situação que ocorre com frequência é descobrir, na hora do registro, que já há outra empresa com o registro da marca que você gostaria de registrar.

Hoje nós falaremos das situações em que isso é um problema e das situações em que você não precisa se preocupar, como o caso da marca "Renner", registrada por duas grandes empresas atualmente, que contamos abaixo.

Princípios no direito de marcas

O direito de marcas é regido (principalmente) por três princípios, territorialidade, especialidade e sistema atributivo.

Resumidamente e salvo exceções, esses princípios ditam que uma vez adquirida, a marca possui validade em todo território nacional (territorialidade); que essa proteção recai sobre produtos e serviços correspondentes à atividade da marca (especialidade); e que a propriedade e uso exclusivo de uma marca só são adquiridos pelo registro (sistema atributivo).

O que esses princípios têm a ver com meu problema de registro?

Nem sempre uma marca registrada pode ser empecilho para o registro da sua marca. A análise da indisponibilidade deve levar em conta os princípios acima descritos para definição de uma estratégia de combate.

Isso porque nem toda a marca registrada com o mesmo nome que o seu será um empecilho para o registro.

Se a marca anteriormente registrada tiver esse registro apenas em outro país, por exemplo, não há impedimento para registro da sua marca no Brasil (princípio da territorialidade);

Se a marca anteriormente registrada atuar em mercado diverso, por exemplo, não há impedimento para o registro da sua (princípio da especialidade);

Se a marca com o mesmo nome não tiver o registro, não há impedimento para o registro da sua (sistema atributivo).

Em uma situação em que outra marca já estiver registrada no Brasil o princípio a ser analisado é o Princípio da Especialidade.

Princípio da Especialidade e Classes

Via de regra uma marca quando registrada adquire exclusividade de utilização nas atividades daquela marca.

A exceção para esse princípio são as marcas de alto renome, que, após processo próprio, adquirem proteção em todas as atividades. O INPI possui uma lista com todas as marcas de alto renome atualmente vigentes no Brasil.

Para saber se uma marca anteriormente registrada é conflitante com a sua é necessário verificar em qual ou quais classes a marca possui registro e se essa classe é a mesma que a sua marca. O Brasil adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice. Uma lista de 45 classes, com informação sobre os diversos tipos de produtos e serviços e quais pertencem a cada classe.

É por isso que a marca "Renner" de tintas (classe 2) pode coexistir com a marca "Renner" de loja de roupas (classe 25).

A proteção de uso exclusivo de um nome apenas dentro de uma atividade econômica serve para impedir que concorrentes se beneficiem da reputação de uma marca. Isso suprime a concorrência desleal, além de conferir maior ferramentas de proteção ao consumidor.

Para saber se a marca que você deseja registrar possui mesmo impedimento por outra anteriormente registrada, verifique se ambas marcas pertencem à mesma atividade econômica e verifique a(s) classe(s) que a marca anterior possui registro.

As duas marcas são concorrentes e agora?

Caso o nome que você pretende registrar possua registro anterior na mesma classe que a sua há algumas alternativas.

Acordo de convivência entre marcas

Uma ferramenta que tem ganhado espaço é o acordo de convivência entre marcas. Este acordo é um contrato empresarial, no qual as partes envolvidas deliberam acerca da possibilidade de registro de uma marca, ainda que esta já tenha sido previamente registrada pela outra parte, junto ao INPI.

O acordo de convivência é incluído no protocolo do segundo registro o que demonstra ao INPI que as marcas envolvidas entendem que não há risco de confusão do consumidor, em que pese as marcas sejam semelhantes.

O INPI considera o acordo de convivência como “elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal.”

Isso significa que o INPI não é obrigado a aceitar o convencionado no contrato, porém o documento é utilizado para analisar se há possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada. Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, o INPI poderá formular exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão.

Transferência de titularidade

Outra opção viável é entrar em contato com o titular da marca anteriormente registrada e verificar o interesse na transferência de titularidade da marca.

A marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

A transferência pode ocorrer inclusive em processos de registro que ainda estão em andamento, situação que deverá seguir um procedimento próprio no INPI.

Pedido de caducidade

Em algumas situações é possível realizar o pedido de caducidade da marca já registrada. Uma marca registrada precisa ser economicamente ativa para manter seu registro. Caso a marca registrada não estiver economicamente ativa há possibilidade de requerer a caducidade.

Para isso é necessário verificar alguns requisitos:

Quem requerer deve ser legítimo interessado (ter uma marca idêntica ou semelhante que deseja ser registrada, por exemplo);
A marca registrada deve ter sido concedida há, pelo menos, 5 anos;
A marca registrada deve ter interrompido seu uso há, pelo menos, 5 anos.

Quando houver o cumprimento de todos os requisitos é possível a instauração do pedido de caducidade da marca registrada.

Alteração da parte irregistrável da marca

Por último, outra possibilidade é a alteração da marca que se deseja registrar. Troca do nome da marca ou seu logotipo impedido. Esta ação aumenta as chances de registro da marca, além de ser o caminho mais rápido para conseguir um registro de marca.

E aí, ficou mais claro em quais situações você pode seguir com o registro, mesmo em caso de o nome já estar registrado no INPI? Se você estiver passando por essa situação a Sabí pode te auxiliar a entender o melhor caminho a ser percorrido.