Agilista virou marca, e agora?

O post desta semana será em um formato um pouco diferente. Normalmente nós trazemos explicações simplificadas sobre temas de Propriedade Intelectual. Essa semana queremos trazer um questionamento. O que acontecerá agora que a marca "Agilista" foi registrada?

Entendendo o caso

No início deste ano (jan/2022) o INPI concedeu o registro da marca "Agilista" para a UNIAGIL. Apesar do registro ter sido concedido há aproximadamente um mês, no decorrer dessa semana a polêmica discussão sobre o registro do termo ganhou uma enorme proporção nas redes sociais.

Isso porque o termo "agilista" é de uso comum para quem trabalha com metodologias ágeis, sendo uma situação comparável a "médico", "desenvolvedor" ou qualquer outro cargo de uma profissão.

Conforme citado anteriormente, um agilista é toda pessoa que se desenvolve a trabalhar com métodos ágeis. Um agilista treina, orienta as equipes e implementa os métodos ágeis.

Como o registro do termo foi realizado na classe 41 isso concede a UNIAGIL o direito de exclusividade em todo o território nacional no uso da marca para as atividades lá descritas, entre elas consultorias e cursos. Isso significa que nenhum outro curso poderia utilizar o termo "agilista" ainda que fosse voltado para a formação de profissionais dessa área, sob pena de uso indevido de marca registrada.

O INPI poderia ter concedido esse registro?

Essa é a pergunta que mais tem tirado o sono dos estudiosos em direito de marca na última semana.

Os impedimentos de registro de marca estão previstos no art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual, entre os (vários) sinais que não são registráveis estão (1) sinais genéricos, descritivos e empregados comumente para designar um produto ou serviço (inciso VI) e (2) termo técnico utilizado na indústria que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir (inciso XVIII).

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

Aqui as opiniões se dividem.

De um lado se defende que "agilista" não é um termo comum nem técnico para o serviço que se obteve o registro da marca. Ou seja, não há qualquer problema na concessão da marca para a UNIAGIL, pois a exclusividade no uso do termo respeita os requisitos legais.

De outro se defende que não só o termo é comum para a área de serviços em educação, como diversos cursos já o utilizam, demonstrando que "agilista" é, do ponto de vista legal, um sinal irregistrável como marca.

Isso já aconteceu antes?

O INPI, em tese, deve realizar a análise do cumprimento dos requisitos legais, entre eles as proibições elencadas no artigo 124 da LPI - como a identificação se o termo é de uso comum ou termo técnico da área em que se deseja realizar o registro de uma marca - isso não significa, porém, que outras denominações técnicas não foram objeto de registro de marca.

Um exemplo de outra área é a cerveja Helles, marca concedida à cervejaria FASSBIER em 2007. Por se tratar de um estilo de cerveja, outras cervejarias utilizavam o termo em seus rótulos, o que levou a cervejaria detentora da marca Helles a notificar extrajudicialmente as demais cervejarias para impedir o uso do termo e remover de seus rótulos.

Após a não retirada do termo Helles, cervejaria FASSBIER moveu ação contra a cervejaria ABADESSA. Em um primeiro momento houve decisão no sentido de impedir que a ABADESSA utilizasse o termo em seus rótulos, porém a decisão foi revisada e, por maioria de votos, o TJ/RS entendeu que, apesar de detentora da marca Helles, a FASSBIER não poderia impedir a ABADESSA de utilizar o termo nos rótulos, por se tratar de termo comum da industria.

O processo ainda está em andamento, mas a decisão já repercutiu efeitos no mundo cervejeiro e no INPI. Posteriormente à polêmica ocorrida com a marca Helles, houve a tentativa de registro do termo “Baltic Porter” (também um estilo de cerveja) e o pedido foi indeferido pelo INPI.

O que pode acontecer com o registro da Agilista?

Diante da concessão do registro do termo há algumas saídas possíveis para quem se sentir prejudicado pela decisão.

Um caminho possível é, assim como na polêmica cervejeira, uma ação judicial.

Outra possibilidade é o processo administrativo de nulidade de marca.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Considerando que a marca AGILISTA foi concedida em 11/01/2022 ainda não esgotou o prazo para a instauração do PAN até o momento da publicação deste post (16/02/2022).

E aí, você acha que a marca AGILISTA poderia ter sido concedida? Acha que é uma pessoa interessada na instauração deste Processo Administrativo? Entra em contato com a Sabí que a gente pode te ajudar!